STJ permite que Apple continue a usar marca iPhone no Brasil


O Superior Tribunal de Justiça (STJ) proibiu a IGB Eletrônica, dona da Gradiente, a usar a expressão ‘iphone’ de forma isolada no Brasil, marca que é exclusiva da Apple. A decisão é da Quarta Turma, que negou provimento a recurso especial interposto pela empresa IGB Eletrônica, dona da marca Gradiente, e pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que pretendia obter a exclusividade de uso da marca Iphone no Brasil. A empresa em recuperação judicial, entretanto, poderá continuar a utilizar a marca G Gradiente Iphone, registrada por ela.

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A disputa foi iniciada em 2013, quando a Apple ajuizou ação contra a IGB Eletrônica e o INPI visando à nulidade parcial do registro da marca mista G Gradiente Iphone, registrada pela IGB em 2008 para designar aparelhos eletrônicos e acessórios de sua linha de produção. Na petição inicial, a empresa norte-americana sustentou que desde 2007 utiliza a marca iPhone (a brasileira é com “i” maiúsculo), a qual atende a todos os requisitos legais básicos para que um sinal se caracterize como marca de produto, conforme o artigo 122 da Lei 9.279/96, ao contrário de sua concorrente Gradiente.

Alegou ainda que o pedido de registro da marca mista, feito no ano de 2000, foi equivocadamente deferido pelo INPI em 2008, visto que o termo “iphone” foi empregado pela Gradiente apenas como simples descrição da funcionalidade de acesso à internet oferecida por seus produtos, não oferecendo nenhuma força distintiva à marca. A ação foi julgada procedente na primeira instância, decisão mantida na apelação. O IGB e o INPI entraram com recurso no STJ.

Registro

Em sua defesa, a IGB destacou o fato de que, quando a Apple iniciou suas vendas do iPhone no exterior, a Gradiente já tinha pedido o registro da marca havia mais de seis anos. Além disso, sustentou que, na época em que fez o depósito do pedido do registro da marca, o termo “iphone” não era consagrado para o homem médio como sinônimo de aparelho telefônico com acesso à internet, sendo assim dotado de distintividade, já que a junção da letra “i” com o radical “phone” caracterizava termo inovador, podendo ser considerado como termo evocativo ou sugestivo.

Por fim, a Gradiente alegou que os requisitos de registro da marca devem ser analisados à luz da situação fática mercadológica vigente na época do depósito do pedido, e não no momento de sua concessão, argumento também alegado pelo INPI.

Consequências nefastas

Em seu voto, o ministro relator do caso, Luis Felipe Salomão, destacou que o direito de uso exclusivo da marca não é absoluto, prevendo o ordenamento jurídico limites tanto na especificidade, quanto na territorialidade. Para o relator, também é preciso levar em consideração as hipóteses em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, vincula os consumidores aos produtos e serviços oferecidos por determinada empresa, como é o caso da Apple.

“No que diz respeito às marcas, reitere-se que sua proteção não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal do cliente e a prática do proveito econômico parasitário”, afirmou Salomão.

O magistrado também reconheceu a sugestividade do termo empregado na marca mista e ressaltou que, sob essa ótica, a IGB terá que conviver com os “bônus e os ônus” pelo emprego em sua marca mista de termo já consagrado por outra empresa.

Salomão destacou ainda que o uso isolado da marca Iphone por qualquer outra empresa que não a Apple poderia causar “consequências nefastas” à empresa, já o uso da marca mista não traria prejuízo nem para a empresa norte-americana, nem para a Gradiente, pois jamais induziria qualquer consumidor a erro.(Com assessoria de imprensa)

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